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特許付与前のＰＢＰクレームからプロセスクレームへの補正認容の事例

判決：Nippon A&L Inc. v. The Controller of Patents C.A. (COMM.IPD-PAT)-11/2022 (July 5, 2022)

［経緯］
　Nippon A&L Inc.は、最初の審査報告（ＦＥＲ）でコントローラー（日本の審査官に相当）から「プロダクトバイプロセス（ＰＢＰ）クレームはプロダクトクレームかプロセスクレームか不明確である」との記載不備の指摘を受け、記載不備解消のため、ＰＢＰクレームからプロセスクレームに補正しました。
　しかしコントローラーは、プロセスクレームは出願時のクレームの範囲外であるとして上記補正を認めませんでした。

（注釈）コントローラーの判断について
　インド特許法第５９条（１）には、「明細書の補正は、補正後の明細書のクレームが補正前の明細書のクレームの範囲内に完全には含まれなくなるときは、一切許可されない」と規定されています。
　インドの特許審査では、この条文が極めて厳格に解釈され、クレームの補正は、出願時の「クレームの範囲内」で行わなければならず、例えば発明のカテゴリーを変更する補正などは難しいと考えられています。
　本件におけるコントローラーの判断も、上記従来の考え方を踏襲したものと思われます。

［判決の内容］
　上記コントローラーの判断に対する提訴において、裁判所は、インド特許法５９条（１）について、特許付与前であれば、補正前後の発明は、それらの発明が開示される事項の範囲内に含まれる限り、同一である必要はないと解釈しました。
　また、裁判所は、プロダクトクレームはプロセスクレームと比較して広いと一般的に理解されること、よって、「プロダクトバイプロセス」クレームから「プロセス」クレームへの補正は範囲を狭める補正であると判断しました。さらに、上記補正は、クレームに係る拒絶理由解消のための補正であること等を考慮し、裁判所は、特許付与前の「プロダクトバイプロセス」クレームから「プロセス」への補正を認めるべきと判示しました。

［留意点］
　今回の判決では、上記のとおり、ＦＥＲへの応答段階において、「プロダクトバイプロセス」クレームから「プロセス」クレームへカテゴリーを変更する補正が認められました。
　しかし、本判決の射程範囲が、ＦＥＲで指摘を受けることなく自発的に、「プロダクトバイプロセス」クレームから「プロセス」クレームへ補正する場合や、ＦＥＲへの応答段階において、拒絶理由解消のために「プロダクト」クレームから「プロセス」クレームへ補正する場合にまで及ぶのかなど、不明な点は多く、今後の実務や判決を注視していく必要があります。

［参考］
デリー高裁ＨＰ：Nippon A&L Inc. v. The Controller of Patents C.A. 判決文

（佐藤　渉）