自明型二重特許(ODP)と特許期間調整(PTA)との関係を示したCAFC判決をご紹介します。
判決:In re Cellect, LLC, Case Nos. 2022-1293; -1294; -1295; -1296 (Fed. Cir. Aug. 28, 2023)
本判決の概要
自明型二重特許(ODP)の判断は、ターミナルディスクレーマの有無に関わらず、特許期間調整(PTA)を考慮した(期間調整後の)満了日に基づいてなされ、このとき、同じ優先日を有する一連のファミリー出願においてPTAの付与により特許満了日が互いに異なる場合、早い満了日を有する出願が遅い満了日を有する出願に対してODPに基づく無効の根拠となり得る。
1.背景
Cellect, LLCは携帯情報端末や電話など、イメージセンサーを備えたデバイスに関する5件の特許、6,982,742(’742特許)、6,424,369(’369特許)、6,452,626(’626特許)、7,002,621(’621特許)、6,862,036(’036特許)を所有している。これらの特許は1997年に出願された特許6,275,255(’255特許)に基づくCIP/CA出願であり、’742特許、’369特許、’626特許および’621特許の4件は、特許期間調整(Patent Term Adjustment; 以下、「PTA」)により特許存続期間が延長されていた(それぞれ、726日、45日、59日および759日)。一方で’626特許のCA出願である’036特許についてはPTAによる特許存続期間の延長はなかった。
上記パテントファミリーの関係は下図のとおりである。
2.事件の経緯
2-1.侵害訴訟の提起
Cellectは、Samsungを相手に上記4件の特許(’742特許、’369特許、’626特許および’621特許)に基づきコロラド州連邦地方裁判所に侵害訴訟を提起した。Samsungは各々の特許に対して米国特許商標庁(USPTO)に査定系再審査(Ex Parte Reexamination)を請求し、当該4件の特許は互いに自明型二重特許(obviousness-type double patenting; 以下、「ODP」)を根拠に特許可能でないと主張した。再審査手続において、主張されたクレームとODP参照特許の関係は次のとおりである(太字は代表的なクレームを示す)。
再審査の結果、USPTOは、4件の特許についての各々の特許のクレームは、先行特許のクレームの自明な範囲であるとして拒絶した。
2-2.PTABの判断
Cellectは再審査でのクレームの拒絶について、USPTOの特許審判部(PTAB)に審判を請求し、ODPに基づく特許性の判断は、PTAが特許期間に付与される前の本来の満了日に基づくべきであると主張した。本件ではPTA付与後の満了日をもとにOPDが判断されているため、この主張が認められれば、PTA付与後の満了日に基づくODPの判断は不適法であり、PTA付与前の本来の満了日をもとに判断されることになる。その場合、本件で引例とされた’036特許と他の4件は満了日が同じになるため、’036特許に基づくODPが他の4件に適用されず、特許無効を回避できる。
Cellectはまた、ODPは、有効に付与された特許期間の延長(Patent Term Extension; 以下、「PTE」)を無効化するものではないとしたCAFCの過去の裁判例(Merck & Co. v. Hi-Tech Pharmacal Co., 482 F.3d 1317 (Fed. Cir. 2007))、およびPTEについてはODP特許の判断はPTE付与前の存続期間満了までになされるべきであるとした裁判例(Novartis AG v. Ezra Ventures LLC, 909 F.3d 1367 (Fed. Cir. 2018))に注目し、PTAについても同様に判断されるべきであると主張した。
PTABは、PTAとPTEの制度目的の相違に鑑み、PTAの場合は、PTAが付与された後にターミナルディスクレーマが適用されると結論付けた。米国特許法154条(b)(2)(B)には、PTAはPTEと異なり、ターミナルディスクレーマにおいて放棄された期間を超えてさらに特許期間を調整するものではないことが明記されている。本件特許においてターミナルディスクレーマは提出されていないが、PTABは、ターミナルディスクレーマはODPの克服にのみ使用されるものであって、ODPおよびターミナルディスクレーマは、PTAを含む特許期間について考慮されるべきものであるとした。さらにPTABは、ODPの判断は、ターミナルディスクレーマの提出の有無に関わりなく、PTAで調整された特許満了日に基づくべきであると結論付けた。
CellectはCAFCに控訴し、米国特許法154条(b)にもとづき、PTA適用後のODP適用はできないと主張した。
3.CAFCの判断
CAFCは、PTABの判断を支持し、PTAおよびPTEによって特許期間が延長された特許クレームがODPによって特許できないものであるかを判断する際には、PTAおよびPTEのそれぞれについて別々の条項が規定されているため、異なる方法で扱われるべきであると理由付けた。
PTAおよびPTEは、いずれも失われた特許期間を回復することを目的としているが、PTAはUSPTOによる特許処理の管理上の遅れを理由に、一定の条件を満たせば特許期間を延長するように設計されており、自明型二重特許が問題となるときにターミナルディスクレーマを超える期間まで特許期間を延長できるものではない。一方でPTEは、医薬品の認可手続などの規制による製品承認の遅れを理由に特許期間を延長するように設計されており、自明型二重特許が問題となるときでもターミナルディスクレーマによって延長期間が排除されるものではない。
二重特許には「同一発明型」(same invention type)と「自明型」(obviousness-type)の2種類がある。本件は、1件の親特許から継続出願(一部継続出願を含む)により5件の特許が派生し、そのうち4件がPTAの適用を受けた。通常の特許実務では、自明型二重特許のリスクを回避するためにターミナルディスクレーマが提出されることが多いが、本件についてターミナルディスクレーマは提出されていなかった。しかし、ターミナルディスクレーマが提出されていたとしたら、それにより放棄されたPTAの期間を維持することはできないため、4つの特許は、’036特許の満了日に満了していたことになる。
以上のことから、CAFCは、ODPの判断についての満了日は、ターミナルディスクレーマが提出されているかどうかに関係なく、PTAを考慮した(期間調整後の)満了日であると結論付け、Cellectの主張を退けた。
PTEの場合には、ターミナルディスクレーマにより延長期間が変わらないものである点で、ODPの判断もPTE期間前の満了期間に基づいてなされ、満了日が同じであるためODP引例とならないという判断であった一方、本件では、ターミナルディスクレーマが提出されることなくその後PTAが付与され、各特許で満了期間が異なるため、ODPの判断にあたりPTA付与後の満了日で判断する必要があり、’036特許が他の4件のODP引例となった。
※後にCellectはCAFCに大法廷(en banc)の申立てを行ったが、この申立ては却下された。
(参考)
CAFC HP:In re Cellect, LLC, Case Nos. 2022-1293
(林 康次郎)